피나스테리드 특허분쟁 “중외제약 승소”

특허법원, 특허심판원 선택발명 인정심결 취소

중외제약과 한국MSD간에 지난 2년간 벌인 전립성 비대증치료제 피나스테리드 특허분쟁은 원고인 MSD에 대해 패소판결이 내려져  중외제약의 승리로 일단 결론났다.
 
12일 중외제약에 따르면 특허법원 제4부(부장판사 최성준)은 한국MSD가 비대증치료제 피나스테리드의 물질특허를 중외제약의 피나스타정이 침해했다며 제기한 ‘특허무효심판 심결취소 소송’에서 원고패소 판결을 내렸다.
 
법원은 판결문에서 “피사스테리드 화합물은 선택발명으로서 발명의 상세한 설명과 효과의 기재가 불충분하여 명세서 기재요건을 충족하지 못하였으므로 특허심판원의 심결을 취소한다”고 밝혔다.
 
MSD는 특허침해금지 소송에서 “피나스테리드의 특허는 선택발명으로서 명세서 기재사항이 명확하며 인용발명에 대해 현저한 효과가 있다”고 주장해 왔다.
 
반면 중외제약은 “피나스테리드 특허는 이미 공지된 인용발명과 비교해 선택발명으로서의 명세서 기재사항이 불명하며 인용발명의 화합물과 효과를 비교할 때 신규성과 진보성을 인정받을 수 없다”고 반박했다.
 
이에 앞서 지난해 9월14일 특허심판원은 “피나스테리드 화합물은 선택발명으로 신규성과 진보성이 인정된다”고 심결했었다.
 
그러나 이번 특허법원의 판결에서는 특허심판원의 심결을 취소함으로써 선택발명으로서의 명세서 기재사항에 대한 보다 명확한 판단을 내린 것이다.
이번 판결로 중외제약은 ‘피나스타정’의 특허 존속기간 동안 제품판매에 대한 손해배상의 부담에서 벗어나 떳떳한 마케팅 활동을 전개할 수 있게 됐다.
 
중외제약은 이번 승소와 관련 “이번 판결로 국내에서는 물론, 세계적으로 피나스테리드에 대해 최초의 특허 무효를 입증한 사례가 되었다”며 “제네릭 개발에 있어서 가장 장애요인이었던 선택발명의 요건이 보다 강화된 것을 입증한 결과”라고 분석했다.
 
한편 이번 판결에서 패소한 MSD측이 이에 불복하여 대법원에 상고할지 여부는 불투명하여 추이를 지켜봐야 할 것으로 보인다.
 
강희종 기자([e-mail])
2005-11-12