“특허는 Money Game, 포트폴리오 형성 필요”

이귀동 변리사, 바이오시밀러 특허전략 국가별 차이 강조

바이오시밀러 분야의 특허 분쟁 사례는 아직 미미하지만 기준이 불분명하기 때문에 특허전략에 대한 체계적 수립이 요구된다.

2일 열리는 바이오시밀러 리스크 및 사업전략세미나에서 이귀동 변리사(김앤장 법률사무소)는 ‘바이오 의약품 특허 전략’에 대한 주제발표에 나선다.

바이오시밀러 특허분야의 특허출원은 증가하고 있지만 아직 분쟁 등의 사례는 적은 상황. 그러나 바이오 특허발명에 대한 실무가 형성돼가고 있는 중이며 타기술분야에 비해 특허성 기준이 상대적으로 매우 엄격하다는 지적이다.

권리해석에 대한 기준이 아직 불분명하고 관련 가능성 있는 특허 파악이 용이하지 않으며 유전자 특허대상 및 보호범위에 대한 논란이 다시 제기되고 있다.

이 변리사는 바이오시밀러 특허전략의 고려해야할 주요 사항으로 △특허조사와 특허출원vs영업비밀 △후속연구와의 연관성 △발명자 이슈 및 다국적연구 프로젝트 △직무발명 △ FTO(Freedom-To-Operate) 리스크 관리 등이다.

그는 “대부분의 블록버스터 바이오 의약품 특허가 2012~2019년 사이에 만료된다”며 “특허존속기간 연장 여부 등 특허조사가 필요하다”고 설명했다.

또 “디자인 근거의 용이성 및 침해 입증 용이 여부를 고려해 ‘특허로서의 보호’와 ‘영업비밀로서의 보호’의 장단점을 생각해야한다”고 말했다.

영업비밀 보호란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의해 비밀로 유진된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보다.

이와함께 1년내 최대 1년 6개월내 follow-up 완성 여부 등 특허 출원이 후속 연구와의 연관성도 중요하다고 강조했다.

이 변리사는 “특허청구범위에 대한 충분한 disclosure가 가능한지, 기술활용화의 타이밍, 캐피탈 펀딩에 대해 따져봐야 한다”고 덧붙였다.

이어 “경영의 관점에서 특허 포트폴리오 형성을 위한 투자가 필요하다”라며 “특허는 머니 게임(money game)”이라고 비유했다.

그는 국가별로 공동발명자에 대한 인정기준의 차이에 대해서도 설명했는데, 발명자 기재 오류에 의한 특허 무효가능성은 한국과 일본은 없지만 미국은 출원거절, 특허무료처리가 내려진다.

발명자의 인정부문에서도 한국과 일본은 착상, 실시화의 양측면에서 판정되지만 미국은 착상에 공헌하는 것이 필요하지만 실시화만은 불포함된다.

발명자의 보정의 경우도, 한국과 일본은 출원이 특허청에 계속중일 경우 가능하지만 미국에서는 특허무효 가능성도 있다.

국가별로 직무발명 귀속 주체에 대한 법규도 상이하다. 영국, 프랑스, 중국은 원시적으로 사용자에게 귀속되며, 독일은 종업원에게 4개월내 무제한 권리청구, 사용자에게 즉시출원의무가 부과된다.

한국은 발명신고일로부터 4개월 이내 승계 통지되며 캐나다는 실무상 대학교수가 발명 소유권, 민간수탁시 기업은 실시권만 보유한다.

이귀동 변리사는 “직무발명 보상금 청구 분쟁은 지난 2006년 9월 개정으로 발명진흥법이 발효되면서 직무발명자 보호 정책이 강화됐다”며 “FTO 리스크 관리를 위해 특허유효성을 분석해 공격, 방어 방법을 준비해야한다”고 말했다.